商标动态-“易通行”改名“亿通行”,商标故事刚开始?

2019-05-0910:04:40 发表评论
摘要

2019年4月22日,一个平常的工作日。下班往常性的坐地铁刷卡过闸,低头看手机时微信公众号提示“易通行服务号”已更名为“亿通行”。一直在正常使用为何此时要更换名称?首先让我想到的是不是其商标出现了问题, “易通行”未获得商标权被迫改名“亿通行”?之所以有这种想法,主要是当下企业在品牌推出时往往忽略提前注册商标的重要性,要么“裸奔”使用,要么边申请边使用,产品运营走一步算一步。最后可能会因继续使用存在风险而不得不更换名称。

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“易通行”改名“亿通行”,商标故事刚开始?

2019年4月22日,一个平常的工作日。下班往常性的坐地铁刷卡过闸,低头看手机时微信公众号提示“易通行服务号”已更名为“亿通行”。一直在正常使用为何此时要更换名称?首先让我想到的是不是其商标出现了问题, “易通行”未获得商标权被迫改名“亿通行”?之所以有这种想法,主要是当下企业在品牌推出时往往忽略提前注册商标的重要性,要么“裸奔”使用,要么边申请边使用,产品运营走一步算一步。最后可能会因继续使用存在风险而不得不更换名称。

从“亿通行”相比较“易通行”名称上来看,不知大家是否和我一样更偏爱于“易通行”。一般除非品牌升级或者迫不得已,企业不会去随意更换名称。更换名称后消费者对自己的产品再度认知需要一个过程,前期的广告投入积累的影响力也会打折扣。那么到底是不是因为商标权问题呢?好奇心趋势,笔者决定一探究竟。

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“易通行”第9类商标注册信息

商标注册信息来看,申请人是宝晟易通行停车管理(北京)有限公司,于2017年11月08日在第9类申请注册“易通行”商标,仅通过了0916、0910、0920共计3个群组,0901-可下载的手机应用软件申请被驳回。

根据商标法商标使用的管理第四十八条及商标注册商标专用权的保护第五十六条,虽然宝晟易通行公司在第9类申请注册了“易通行”商标,但是注册商品中不包含可下载的手机应用软件小项,在其实际使用的手机app上是不享有商标专用权的。如果继续使用,根据商标法第五十七条还可能会侵犯到他人商标权。因此,“易通行”此次更名或许是为了规避侵权风险而不得不更换名称,选择更换近似名称“亿通行”来将损失降到最低。

在关注其商标群组驳回时,笔者对 “易通行”商标的显著性问题上又有了小纠结。各位可能会好奇,我怎么会对“易通行”商标显著性纠结。根据商标审查指南及审理标准,商标的显著性取决于标志与相关商品/服务之间的关系,“易通行”作为一款手机APP的名称,申请注册使用在第9类商品类应当是具有显著性的。

相较于产品而言,软件的功能所提供的服务是日常出行服务,归属于第39类-交通运输服务类别,在此类别上申请注册“易通行”是不是对出行服务的一种特征描述呢?如果是的话,那么这个商标名称依据商标法第十一条是不允许被注册的。在申请注册时会因缺显被驳回。

第39类申请注册“易通行”缺显和第9类有什么关系呢?难道会影响第9类的申请注册么?我不能说一定会影响,但存在这种可能。

自19年之后官方下发的驳文,缺显条款引用较为频繁,有点让人丈二和尚摸不着头脑了。在驳回文书中,商标名称在某个类别被理解为商品/服务描述性词汇(显著性较弱),在同一批次的其他类别也都以相同的理由(缺显)被驳回。以至于现在我对商标显著性的判断标准产生了怀疑,不知如何是好!

话说回来,我们先下一个结论,“易通行”在第9类是存在显著性的。显著性理论上存有较大的主观性,我就不在陈述了。针对这个商标从事实数据上来证明。一是在第9类宝晟易通行公司申请注册的“易通行”是部分驳回,而非全部驳回。商标法第十一条认定缺显是绝对性条款,要驳回结果会是全驳,在相同类别上不会给你留一半驳一半。另一方面通过进一步查询,“易通行”在0901群组被在先注册了,申请直接通过了商标局的审查。说明宝晟易通行公司申请注册的“易通行”商标,在第9类乃至0901群组可下载手机应用软件上是存在显著性的。驳回原因是很大概率上是引用商标法商标注册的审查和核准的第三十一条,因存在他人在先申请注册被驳回。

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“易通行”第9类商标注册信息(2016.9.28申请)

据第21439067号商标信息显示,深圳亚略特科技公司是在2016年9月28日提交申请,2018年8月20日初审公告,于2017年11月21日获权,时间上比宝晟易通行早一年在第9类0901及0907群组上提交商标注册申请。

另外,经过检索查询“易通行”在第39类初审公告了!

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“易通行”第39类商标注册信息(2016.9.28)

说明这个商标在通行服务上使用是存在显著性的,可以断定“先天”没毛病。

商标名称本身符合商标申请最基本的要求,无论任何企业去申请都是可以的。因此,不免有些为宝晟易通行公司惋惜,品牌运营使用了一年多,因为未及时注册商标现在不得不改名换姓。

在惋惜的同时,我又在思考:宝晟易通行公司在准备投入市场使用及17年申请商标时有没有检索排查风险?深圳亚略特公司与宝晟易通行公司商标申请时间相隔一年之久,不存在商标检索盲期,理应可以检索到存在在先注册记录的。根据商标法及商标审查审理标准,相同名称在后申请注册在相同或近似商品上是不可能通过注册的。为何申请注册在相同群组,是代理机构没有告知风险?还是企业在明知风险的情况下执意而为呢?

结果从在先申请的21439067号“易通行”商标流程信息中找到了答案,流程显示第21439067号“易通行”商标申请至获权期间存在商标异议申请收文记录。商标异议收文日(2017.11.22)与宝晟易通行公司27365931号“易通行”商标申请日(2017.11.8)临近,可以推测异议申请人在很大概率上为在后申请的宝晟易通行公司,在得知“易通行”商标被亚略特申请注册后,一边提异议同时补充注册以求获得“易通行”商标权。

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在先申请-第21439067号“易通行”商标流程信息

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在后申请-第27366931号“易通行”商标信息

异议案件+新申请方式在商标实际业务中是比较常见的。企业前期对知识产权保护不重视,忽略了商标提前注册的重要性。导致商标被他人抢先申请注册。

这和我国商标注册制度有关,商标申请遵从在先申请、自愿申请原则,在申请过程中不需要申请人提供在先使用或者使用意图证明。自己的品牌名称不早申请注册,很容易被他人注册。往往在使用时突然被告知需要更换名称,否则将存在商标侵权风险时。才意识到商标保护是企业发展必不可少的一环。为了避免他人恶意申请给正常使用者带来损失,现在有商标异议、商标无效及商标撤销三年不使用三种行政救济途径。

三种行政救济途径中,商标异议是制止他人抢注的一种最佳选择。异议阶段尚处于商标授权阶段,权利不稳定,初审公告期间三个月内在先权利人或者相关厉害关系人可以提交异议申请,即使异议失败还争取到了产品名称更名过渡时间,不存在商标侵权风险。当然,大多异议申请人不想更换名称,希望借助异议方式无效掉在先申请,从而自己补充申请获得商标权。

理想与现实之间总会存在距离,可以通过行政救济途径异议方式对他人商标提出异议。主要依据商标法商标注册的审查和核准部分第三十三条,对初步审定公告的商标,在先权利人或者利害关系人在三个月公告期内可以向商标局提交异议申请。

异议理由分为绝对理由和相对理由,我们选择比较有代表性的在先使用(早于商标申请人投入使用,却未申请注册商标保护)简单论述。提交异议时法条依据是商标法第三十二条,认为他人申请商标注册损害了我的“在先权利”,或者对方是以不正当手段抢先注册我已经在使用的商标。

“在先权利”(异议人)、“不正当手段”(被异议人)都需要异议申请人提供证据证明。实务中商标异议申请人提供的证据多为一些合同或者门店照片及网站截图等等,这些证据充其量只能证明自己在使用。还要满足“先”,证据收集的时间节点应在他人申请注册前。商标法第三十一条的适用还必须满足的一个后置条件是“有一定影响力的商标”。是否具有的一定的影响力,需要大量的证据证明(市场占比、相关媒体报道及所获荣誉等),否则很难获得商标局的支持。

综上,证据提供一是证据收集时使用时间节点必须在争议商标申请日前(在先使用),二是在相关商品/服务上使用已经产生了一定的影响力,对于申请人证据证明要求比较严格。所以,商标一旦被他人在先申请注册,被动维权相比较主动申请获得商标权要付出更多的成本代价。

我们继续回到“易通行”商标上来,宝晟易通行公司对在先申请的第21439067号“易通行”异议成功了麽?

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商标局官网-第21439067号“易通行”法律状态信息(异议中)

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商标局官网-第21439067号“易通行”流程信息

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a.三方网站-第21439067号商标法律状态信息(无效商标)

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b.三方网站-第21439067号商标法律状态信息(已注册)

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c.三方网站-第21439067号商标法律状态信息(公告被无效)

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d. 软件-第21439067号商标法律状态信息(已初审)

这个商标的法律状态是有效还是无效?

从上面的截图中可以看到,商标局官网及借助的第三方工具得出了不同的商标法律状态,究竟哪个比较准确呢。参照的信息多了也会给我们带来困惑, “乱花渐欲迷人眼” 。看似简单的事情需要我们一步一步去解析,去伪存真才能得出事实的真相。

异议成功了会怎么样?失败了会有什么结果?除了更换名称外,有没有进一步的解决方案供选择?

经过步步推理,现在商标法律状态判断上存有新疑问。我们尝试去解开这其中的谜团;

一般在遇到此类问题时,均以官网商标状态为准,另结合商标法案件审理时间辅助推算。官网商标详情页的商标状态是异议中,再分析商标流程信息,经过时间推算是否能够一一对应。法条依据:商标法第三十五条规定“对初步申请公告的商标提出异议的,商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由,经调查核实后,自公告期满之日起十二个月内做出是否准予注册的决定,特殊情况延长六个月。”

2017年11月22日异议申请收文,2018年3月3日受理通知书发文, 2018年4月16日打印异议答辩清单。说明第21439067号商标被提异议后,商标申请人对此申请进行了异议答辩。案件现在审理过程中(1.流程未更新 2.查不到裁文),最终法律状态是有效还是无效要以商标局裁定文书为准。

当前判断我们只能说其是异议中,即未获得商标权,其申请还处于有效状态。手机app对应的0901群组可下载的手机应用软件“易通行”商标权还处于无主状态。综上法律状态的判定来看,c网站截图状态信息较为准确。无效的是注册公告信息,而不是商标本身无效。

我们再详细探究一下,这种情况(商标状态不统一)一般在什么时候会出现呢?我们知晓,商标通过商标局审查后进入3个月初审公告期,公告期间在先权利人和相关利害人可依据商标法第三十三条提交异议申请。公告期满未提异议的,由商标局注册公告。

先看异议申请人是否在规定时间内提交申请。第21439067号“易通行”商标是2017年8月20日初审公告,往后推延三个月注册公告日期应该为2017年11月20日注册公告。而第21439067号“易通行”商标流程显示2017年11月22日异议申请收文,岂非过商标异议期了么?非也,我们需注意是流程信息是被异议人的异议收文日。商标异议裁定的基本程序是:商标局在收到《商标异议书》后,将其副本转给被异议人,令其在规定的期限内(从收到通知之日算起,30日内)作出书面答辩,然后根据双方陈述的理由,经调查核实后作出裁定。被异议人异议收文日并不非异议申请人提交的异议申请日。

不过可以确定的是,异议申请人是临近异议截止日提交。商标局先行注册公告,收到异议文书后,下发的是之前的注册公告信息无效。

至于结果如何,尚不可知。笔者尝试查询第21439067号“易通行”商标裁定文书,可惜数据未有披露信息,我们只能耐心等待答案。

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第21439067号“易通行”商标裁定文书查询(2019/4/28)

这里可能还要在说一句,商标局裁文只是初步答案!结局还可能出现反转。为什么这么说呢?

一种情况是商标局裁定异议申请人赢,也就是说第21439067号“易通行”商标申请无效。根据商标法第三十五条第三款规定,商标局做出不予注册决定,被异议人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会自收到申请之日十二个月内做出复审决定(特殊情况延长六个月)。对商标评审委员会的决定不服,还可以上诉至人民法院!

另一种情况是商标裁定异议申请人输,第21439067号“易通行”商标准予注册并予以公告。根据商标法第三十五条第二款规定,“商标局做出准予注册决定的,发给商标注册证,并予公告。异议人不服的,可以依照本法第四十四条、第四十五条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。在无效程序中,当事人不服商评委裁定的,可以继续上诉至人民法院。两个主体如果依笔者上述所说,积极行使权利,故事将有更多可书写的空间。

在此要声明的是,异议申请人一旦失败,继续使用就会产生商标侵权风险,因为权利已有归属了。结合此案来说如果第21439067号““易通行”商标准予注册,第9类“易通行”商标权归属亚略特公司。根据商标法第七章注册商标专用权的保护第五十七条及第六十条,亚略特公司可以正当行使自己的权利,起诉商标侵权或者要求软件下架。这也是为什么说商标异议是在可选行政救济中的最佳救济阶段。

武器锻造过程中不会给你带来伤害,成型后则会给你带来严重的损失。

好的商标名称,犹如房地产好地段的争夺。在当下申请注册门槛约束较低的情况下,我国商标申请量和房价一样与日俱增。有人将注册商标作为投机工具,通过囤积商标转手买卖获得高额利益。因此,早布局、早申请、早注册,才能早省心!

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商标大数据统计-来源标库网

至此,故事已近尾声,笔者在竭尽所能推测事件所能发生的任何一种情况,无论观点是否成熟,寄希望大家明白我们代理的工作即充满了挑战也充满了趣味性。习近平总书记一系列重要讲话中始终贯穿着一个理念:问题导向。问题是实践的起点、创新的起点。对于我们品源人而言,“信赖意味着责任”,工作不放过任何一个可疑点,还要挖掘问题,不断精进自己,才能获得客户的信任不负所托。

然而,故事刚刚开始怎么能结束呢!

“易通行”使用在出行服务软件上仅在第9类就有3件“易通行”商标相同申请注册记录,还存在“一通行”、“速通易通行”、“如易通行”、“亿通行”、“宜通行”等近似名称。想当然申请主体必然包含我们前文多次提及的宝晟易通行和深圳亚略特。我们故事的主角即将粉墨登场。

“速通易通行”(无效)、“如易通行”(已注册)、“亿通行”、“宜通行”的商标申请人北京如易行科技有限公司!

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2019/4/28手机app截图

从上述图片可以知晓,我们日常使用的“易通行“软件是由北京如意行科技有限公司开发推广。

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2019/4/28 22:250微信公众号截图

截止目前,官网及公众号已改名”亿通行“,处在过渡期。

笔者推测是如意行嗅到了危险的气息,回想一下我在前面论述的异议案件审理时间,异议裁定书将会在近期下达。此时如意行更名,可以及时规避不必要的侵权诉讼风险。与专利权不同的是,商标权利的获得是自注册之日起。他人在获权阶段的使用无法去追责,只能获权事后制止。

至于异议结果如何,我们尚不可知。不过如意行在现在改名不失为一个明智的选择,树大招风,知名度越高损失也就越大(侵权赔偿成本增高、更名消费者认知转变更难)。

不过,这一切好像是在北京如意行公司的掌控之下。之所以这么说,我们尝试从其最初商标注册记录管窥一二;

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北京如易行第9类商标申请注册记录

从中可以看出,北京如意行公司在商标申请过程中,是检索到存在第21439067号“易通行”商标会对自己在后申请造成在先阻碍。所以选择通过更改首字或者在“易通行”前加字词来申请,并未直接申请注册“易通行“商标。在”

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“申请后又对文字进行了艺术化设计,补充申请了”

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“”

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申请策略参见商标审查及审理标准中文字商标近似的审查:

『中文商标由三个或三个以上汉字构成,仅个别汉字不同,整体无含义或者含义无明显区别,易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。但商标首字读音或者字形明显不同,或者整体含义不同,使商标整体区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的不判为近似商标。』

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北京如易行科技有限公司第9类获权记录

最终结果来看,其策略运用非常成功。商标风险防范意识及申请布局方式均值得我们借鉴学习。但又有多少企业能够像北京如易行公司对商标业务这么了解呢?更多的不过是风雨来了才建造壁垒。

知识产权诉讼案件不断增多,赔偿额也不断刷新记录。国家审查期限逐步缩减、新法增加惩罚性赔偿……这些都预示着知识产权春天来了,夏天也要来了。和北京当下的天气一样,空气还有些许微凉,但青葱的树木、飘荡的柳絮都在预示着不久后将有一波热浪向我们袭来。大家准备好了么?

来源:中华商标杂志 如有侵权联系删除

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